新闻与评述

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知识产权的共同运营和协作 — 澳大利亚其他类型知识产权介绍

帅 杰(Jack Redfern) 在前面的专栏里,笔者曾多次探讨有关澳大利亚专利保护的问题,并介绍过澳大利亚专利类型,以及在专利申请、维权和使用专利的过程中各种节约成本的方法。 专利权在澳大利亚是一项很有价值的工具,从商业运作上来说,如果将专利与其他的知识产权,诸如注册外观设计、商标、版权、商业机密和技术秘密、电路布图以及植物育种者权结合起来,那专利权将会更加有效。为此,笔者将澳大利亚其他的知识产权类别做一简要介绍。 首先谈一下注册外观设计。在澳大利亚,外观设计用来保护一件产品的形状、图案或装饰,即产品的独特的外观特征。这种可注册知识产权可以保护一项外观设计的可视性外表,最多可以获得10年的保护期。外观设计注册费用低,并可以在不到一个月的时间里获得注册。如果需要对注册的外观设计进行维权,则需要经过实质审查——实质审查的过程也很快。所以,一般所有人只有在发现可能被侵权时才请求实质审查。澳大利亚注册外观设计的另一个显著特征是,一旦通过实质审查,就很难被竞争对手无效。反过来,由于该保护涉及外观设计本身,所以竞争对手可以实施规避设计。 商标权是大家非常熟悉的知识产权。商标是指用来将商品或服务有别于其他团体的标志或图案。因为在市场上被经常用到,并且使用范围广,所以商标具有很大的商业价值。澳大利亚实行在先使用原则,企业没有必要注册商标,商标所有人可以通过商标使用期限来赢得声誉。但是,申请注册商标具有明显的优势,例如可以降低商标被他人注册或被恶意抢注的风险。 另一种知识产权类型为版权。版权保护“文学作品”,也包括具有工业、商业、艺术特性的很多类型的智力创作。“文学作品”一词含义很广,包含计算机程序、技术图纸和计划等等。在澳大利亚,版权保护可以自动取得,不必专门进行注册。但是,如果需要进行维权,那就要确定版权的所有人,以及证明被告具有被涉嫌复制作品的知识。 最后要提到的一种知识产权类型是商业机密和技术秘密。这种知识产权很有价值,包括配方、生产工艺、客户名单、信息处理方法等。 企业欲在澳大利亚销售技术产品和拓展业务,具有专利组合固然重要。但是上述这些类型的知识产权也同样重要,它们将不仅可以稳固专利权,还可以支撑企业的整个知识产权战略。每一个企业对每种知识产权的依赖是不同的。例如,一件产品为特定技术领域的产品,那么企业会倾向于申请保护有关该产品的功能和运作的专利;如果一件产品为消费用品,则常常偏向于建立品牌,从而寻求商标的保护;如果一件产品的技术含量相对较低,则会考虑制造该产品的技术秘密,比如低廉的零件引进、安装和制造步骤。 任何一家企业期望获得的知识产权平衡,首先来自对自身所具有的知识产权的理解,如何从其中获得商业效益,然后确定如何保护知识产权。比如,企业已经确定了一种制造方法,但是这种方法很容易被识破,那么就要考虑利用专利来对该方法进行保护。如果一家企业已经赢得商品低价的声誉,需要改变这个现有声誉的方法就是重新打造品牌,然后通过注册商标权来对新的商标进行保护。如果企业对某一特定产品进行外观设计注册,并且就该特定的设计已经赢得了声誉,那么可以就该外观设计申请注册一个商标。 在澳大利亚,版权及技术秘密有时可发挥独特的作用。如果在澳大利亚没有专利权,或者专利实力不够强大,那么可以通过其加强对产品的知识产权保护。比如,一件仿造产品也提供了同样的说明书手册,那么权利人可以在澳大利亚通过版权维权的方式保护自己的知识产权。 如果企业未在澳大利亚建立知识产权资产组合,它仍然有可能在澳大利亚销售产品。但情形将如同英国哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)所描述的人与人之间缺乏和谐的一种社会状态,是“孤僻、匮乏、艰难、愚钝和浅陋”的。如果企业不在澳大利亚合理地使用知识产权,那么相关知识产权资产将无法发挥应有的效力,无法得到认同、共同运营或共同协作。 为了能够在澳大利亚市场收获累累硕果,获得长久的繁荣与成功,企业不仅需要一个坚实、管理完善的专利资产组合,还要认识到其他类别的知识产权可以使专利资产组合趋于“完美”,甚至立于不败之地。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2012年6月9日,由李力博士翻译并整理)

Shelston IP assists IP Australia with their Engaging an attorney toolkit

IP Australia recently released a toolkit that details everything you need to know about engaging a patent attorney.   Shelston IP directly assisted IP Australia with the preparation of the toolkit. As a result, Shelston IP’s client OzStar Therapeutics has been detailed in a case study on how patent attorneys and clients work together –

New Zealand: is the “daisy-chaining” of divisionals about to get the glyphosate treatment?

A New Zealand Government review concluded more than 16 months ago under which the facility to “daisy chain” divisionals from applications proceeding under the Patents Act 1953 was squarely under threat.  Nothing of significance appears to have happened in the interim – at least publicly, and one assumes the Government (which, of course, changed following

有效利用各国专利法之间的差异 — 澳大利亚专利法与欧、美专利法之比较

帅 杰(Jack Redfern) 一直以来,澳大利亚、欧洲和美国的专利法以及实施专利法的差异,都是中国企业非常关注的话题,因为这些司法管辖地是中国企业向外出口的重要市场。在本文中,笔者将对这些差异进行重点探讨。 广义上来讲,各个国家的专利法都比较一致,而且都在为专利法更趋一致做进一步的努力,很多国家修改专利法就是证明。最明显的一个例子是2011年9月奥巴马签署的对美国专利法进行全面修订的《美国发明法案》。该法案给美国专利制度带来了深刻的变化,修改后与其他的司法管辖地如欧洲和中国实施的专利法更趋协调一致。当前各国需要继续进行努力的是使各个国家专利局实施专利法时比较一致,以便为专利申请人和商业团体提供一个具有可预见性和可确定性的工具,这一点从各专利局之间在检索、分类和案件处理上日益增进的相互协作可以看出。 尽管如此,专利法以及专利法实施在各个司法管辖地之间仍旧存在许多差异。这些差异导致各国在专利性、保护范围、如何获得保护以及如何维权方面存在着不同,并产生很多问题。但是我们可以将它视为一种机遇,因为它可以帮助专利权人就其产品,选择在哪一个国家实施专利权行为,从而在日益增长的全球市场上最大限度地获得利益。下面让我们来看一看这些差异。 美国专利体系的特征之一是先发明原则。虽然优先权日在2013年3月16日或之后的申请将会改变,但它仍要存在许多年。与之不同的是,澳大利亚、欧洲以及许多其他国家使用先申请原则。 澳大利亚和美国专利法都有一个12个月的宽限期,在这个期限之内,当事人可以合法地就一项已经公开了的发明递交专利申请。但是在澳大利亚,这个宽限期仅对专利申请人或衍生自申请人的公开有效;在美国,这个宽限期的保护范围更广,它可以包括第三方的公开。需要注意的是,美国的宽限期随着《美国发明法案》的通过,将与澳大利亚更趋一致。欧洲没有宽限期。 在澳大利亚和欧洲,新颖性是指绝对新颖性,即在世界各地任何的公开或使用,都被视为现有技术。但是在美国,新颖性是指相对新颖性,即任何被视为现有技术的公开或使用,仅限于在美国。 以上提及的产生于优先权日之前的发明,在不同的司法管辖地对新颖性都有不同的解释。更重要的是,在一个司法管辖地不能获得保护的发明,并不意味着在其他司法管辖地也不能获得保护。 即使一个专利权人在澳大利亚、美国和欧洲获得的专利,权利要求的措辞完全一样,但由于不同地区对专利法的理解以及实施的不同,保护的范围很可能不一样。一般来说,欧洲更加侧重于权利要求如何措辞,以及所使用的术语;美国侧重于考虑针对专利说明书的内在和外在的因素;澳大利亚则侧重于目的性,更多考虑针对说明书的内在因素。 欧洲专利体系与澳大利亚和美国不同的一个重要特征是,它不会授权一件专利而是多件专利,其中每一个来自所选择的司法管辖地。当要在欧洲实施维权战略的时候,这就会带来一些额外的复杂,并要做出抉择,尤其是在要确定在哪个或哪些国家进行维权,以一个什么样的顺序来进行的时候。专利权人要谨记的是,不同国家的法院针对专利有效性或侵权做出的判决是不一样的。在澳大利亚和美国,都由各自的联邦法院进行处理。 中国企业一般都认为在美国诉讼费用非常昂贵,要比澳大利亚和欧洲还要高,但是美国的产品市场很大,一旦专利权人维权获胜,可以获得处罚性赔偿。而在大多数的欧洲国家,市场比较小,诉讼费用也少,处罚性赔偿数额也很低。澳大利亚的情况与欧洲相似,但是现在澳大利亚法院对处罚赔偿已经设定了一定的数额范围。 以上所提到的澳大利亚与美国和欧洲专利法的区别,以及许多其他的差异,对在这些司法管辖地的专利保护范围、所需时间和建立专利战略,都产生实际的影响。这为潜在专利申请人带来不便,但使用这些不同的专利体系也具有很多优势。比如,一家企业在这三个司法管辖地申请专利保护,不仅可以获得三地的利益,在考虑维权战略和商业谈判等时,还可以利用专利法和实施专利法的差异做出更多的选择。 专利法以及专利法实施的多样性,源自各个国家历史和文化的多样性。所以,在尽量做到保持一致时,专利法差异的存在自有它的优势。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2012年2月1日,由李力博士翻译并整理)

如何与海外知识产权事务所打交道?

帅杰(Jack Redfern) 中国专利法进行第三次修改后,凡中国依法成立的知识产权事务所都有资格直接代理涉外专利申请工作。而以前只有部分指定的知识产权事务所才能代理涉外专利申请。这是中国知识产权代理行业发生的一个巨大变化,从长远看,这将给中国知识产权领域带来很多好处。而与此同时,为了顺应这个变化,中国知识产权事务所也需要迅速在公司运作上作出适当的调整,其中一个重要方面就是如何使自己的事务所引起国外同行和专利申请人的注意并得到他们的认同和重视,从而建立起有效的联系和合作关系。对中国知识产权事务所来说,这是一个新挑战,他们需要了解西方人如何看待知识产权事务所的形式与职能之间的关系问题。 中国的知识产权事务所一般来说,都更加注重自身的职能,比如提供优质服务,提供优惠价格。这些职能对中国客户来说很重要,对西方客户来说也同样重要,因为它们关系到工作的效率和所需投入的费用。但在西方人看来,职能是不能取代形式的,二者要同等重视。在本文中,笔者将重点介绍西方人眼中知识产权事务所的形式——从某种意义上说,也可以称为“品牌”。如果一个知识产权事务所在经营过程中不注重运用品牌,其信用度将在潜在客户的心中打折扣。虽然语言在某种程度上可能也是一种形式,但从笔者的经历看,中国知识产权事务所在与国外知识产权事务所打交道时,可以不必对语言比如英语过于担忧。中国知识产权事务所的很多专业人员即使不能讲流利的英语,但是都能听懂英语和读、写英文文件。 标志-Logo:知识产权事务所的标志很重要,因为它可以传达事务所的理念和文化。Logo应当出现在事务所所有的宣传媒介里。 电子邮件地址:事务所的电子邮件地址在@后面应该使用事务所的名称或者是缩写;在@之前若使用工作人员的姓名,最好姓和名的顺序一致。 名片:名片应该印有自己事务所的标志,并含有个人的详细联系方式。所有的名片最好使用固定的纸质,大小、规格一致,并使用同样的字体和颜色印刷。在名片上最好印有相应的英文翻译。 电子邮件:每一份电子邮件都意味着一个可能赢得客户的机会。所以在邮件结束处下方,最好印有预设落款,包括事务所的标志、详细地址等,这些都与事务所的品牌一致。 网站:典型的西方知识产权事务所设计的网页都比较保守、平淡。内容部分仅用黑色或蓝色,配以白色背景。虽然近年来这种状况有所改变,比如使用一些艳丽的颜色,但即使如此,总体风格仍旧是偏保守的。事务所主页内容应涉及事务所的品牌和标志,并能链接到各个副页:如事务所的历史、服务项目、合伙人及所有代理人介绍、联系方式以及任何对客户和潜在客户来说可能感兴趣的信息。 中国的知识产权事务所注重在网页设计上展示“中国味道”,比如使用多种鲜艳的颜色和复杂图案作背景。但是考虑到西方人的习惯,这种“味道”可能需要做一些调整,使西方人更容易接近和不感到陌生。鉴于此,中国知识产权事务所网页最好也采取平淡的背景,并保证网页上的字型、颜色和格式与事务所的名片、宣传品一致。另一点需要考虑的是,网站上公布的联系方式如电话和地址需要及时更新,否则西方事务所无法与之取得联系。可以想象,如果网页上留的电话是错误的,那么建立和保持合作关系会很困难,最后可能导致关系中断。 办公室:与西方知识产权事务所建立合作关系,接待国外知识产权事务所同行的拜访是必不可少的。如同接待任何其他客户一样,中国知识产权事务所首先应该使访客感到受欢迎、感到舒适,比如会议室的光线适当,利于阅读和书写;空间留有足够的余地使来访者可以转开身;在会议过程中不使用手机等等。办公地点,办公室的外表、构造与品牌的一致性,也都会给来访者留下深刻印象。在所有这些形式当中,最重要的还是保密工作。比如会议室最好与接待处和工作区域分开,以保证会议内容的机密性。出于安全考虑,案卷、日常工作文件不滞留于接待处和会议室,远离来访者的视线,这样还可以保持整洁和美观。 总之,无论是外在形式,还是内在职能都非常重要,都是西方知识产权事务所关注的内容。对于中国的知识产权事务所来说,既要有良好的专业能力、人员结构、管理体系,同时还要有表现这些职能的形式,注意打造自己的品牌。形式与职能不是相互对立的。以上只是笔者个人的一些观点,希望能对准备开拓国外业务的中国知识产权事务所有所帮助。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2011年6月22日,由李力博士翻译并整理)

将中文专利说明书翻译成英文的探讨 — 中国申请人向外提交专利申请的过程中,翻译是维护中国“强龙”形象的关键

帅 杰 (Jack Redfern) 伴随中国企业不断地发展和壮大,跨疆界拓展海外市场已成必然。这就涉及到不仅在中国还要在中国以外的其他国家建立专利资产组合。然而,在海外建立可靠和有用的专利资产组合,会遭遇各种挑战。其中之一就是翻译,这是需要首先面对的问题,即如何将中文专利说明书完好和准确地翻译成英文说明书,递交给所要提交专利申请的国家。其实,类似的挑战在一些地区比如欧洲也同样存在,他们也一直在不断地寻找和谐一致的途径。虽然专利法在不同的国家和地区存在很多共性,但仍然具有显著的差异。因而,翻译以及翻译的质量就显得格外重要。 要想在每一个国家针对每一件提交的专利申请确定尽可能广的保护范围,不仅亟需时间,其费用也是非常昂贵的。以笔者自身22年从事知识产权工作的实践来看,世界上所有的企业在权衡其知识产权经费时都是谨慎和小心的。这包括考虑针对整个产品获得保护的所有的支出,或者是针对一系列产品的费用支出,总之有很多方法可寻。当然企业不同,适用的方法也不同。 然而,笔者也总发现就有那么一些适得其反的计划,其中之一就是削弱翻译专利说明书的重要性,企图通过节省翻译费用来达到缩减专利申请的费用。然而,这样做风险是很大的。其实,在实际操作过程中,有很多其他风险较低的地方可以减少费用而不影响到专利的保护范围,但这绝不是用于翻译的费用。例如,我们可以期望宁可就一件产品提交4件高质量的专利申请,也不会花费更多费用去提交5件凑凑合合的专利申请。 笔者愿意就此向期望在澳大利亚递交专利申请的中国申请人进行解释。在澳大利亚递交专利申请,需要递交一份英文的专利说明书。如果提交的专利申请是已进入国家阶段的,还需要向澳大利亚专利局递交一份经过证明并翻译好的英文专利说明书。递交上去的翻译即被视为澳大利亚专利说明书,它无法依赖中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)提交的国际专利申请中,最初递交的中文专利说明书,去纠正错误或进行修改。于是,这份澳大利亚专利申请、权利要求以及授权后的专利命运,将全部取决于翻译过来的文本。如果翻译有误或前后不统一,情形会变得异常困难,因此只要有可能,一定要加以纠正。然而,澳大利亚专利法自2013年4月起将有修改,修改后的专利法对修改文件会有更高的要求。 因此,中国企业在海外寻求专利保护时面临两个显著的差别:撰写专利说明书所使用的语言不同,诠释有关权利要求的专利法不同。所以将中文说明书翻译为英文文本,这不仅仅是简单的语言翻译,它还需要理解技术内容和相关的专利法。如果有可能请具有中文水平的国外专利代理人进行翻译,它就不仅只是一个翻译工作,而是可以视为使用准确的母语英文撰写说明书。同时,还可以邀请具有良好英语能力的中国专利代理人或专业技术人员从事说明书翻译。不管哪一种做法,费用都会高一些,但是却非常值得。 事实上,花费一定费用认真准备翻译文件恰恰有助于节省费用。例如在实质审查阶段,如果提交的专利申请文件语言表述不清楚,澳大利亚专利审查员会就此专门提出驳回。笔者已经经历了很多这样的案子,帮助了不少在澳大利亚提交专利的申请中国申请人,针对审查员的驳回,来修改说明书中的语言问题,这会有费用产生。即使如此,也很难将申请人重新恢复到一个有利的地位。如果该专利申请被提出异议,这对获得授权是致命的;如果该专利申请涉及诉讼,将同样是致命的。而一旦涉及到异议或者诉讼,那将意味着一笔巨资,而且是一笔无法做出预算的巨资。此外,将精力投放在专利说明书翻译上还有一个好处,就是从中文翻译成英文的专利申请文件,不仅可以用于在澳大利亚提交专利申请,还可以用在其他使用英语的国家和地区,例如美国和欧洲等。 在笔者看来,在中国提交的专利申请有很多是很有水平的发明,但是到海外例如澳大利亚提交专利申请时,由于不注重翻译环节,不追求翻译质量,结果使原本高质量的发明变得千疮百孔,暴露出不应有的“弱点”,使竞争对手轻而易举将其击败,使原来优秀的专利申请到了国外大打折扣。就好像原本在中国是一条威猛的龙,到了国外由于翻译不当而象被剥掉了鳞片,将“裸肉”暴露出来,成为一条病龙一样,一支箭即可以将其击中。这是令人心痛的,也不是中国申请人所期望的。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2012年8月22日,由李力博士翻译并整理)

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