新闻与评述

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在澳大利亚如何应对专利纠纷?(上)

帅 杰(Jack Redfern) 如今,越来越多的企业开始建立知识产权资产组合,并利用这些资产组合以不同的方式来获得商业价值。其中,知识产权资产组合的一个重要使用方式是对相关资产进行维权,以阻止他人非法使用该权利。在进行任何专利侵权诉讼时都涉及至少两方当事人,第一当事人即那些专利权所有人指控第二当事人在澳大利亚的行为涉嫌专利侵权。本文中,笔者将介绍一些收到专利侵权警告函的第二当事人的应对策略。 在澳大利亚,专利维权都在联邦法院进行。联邦法院的法官熟知商业事务,包括专利侵权诉讼。以笔者的经验来看,他们维护正义以及严谨、公正地运用法律的态度是坚定不移的。实际上在澳大利亚,专利诉讼不是经常采用的一种行动。比如,每年由联邦法院对专利诉讼的判决只有20件左右,这个数字仅占诉讼总数的10%。因为往往在进行听审之前,双方当事人已经和解,而且在诉讼刚开始进行不久就和解了。但是发出专利侵权警告函的数字要比最终诉诸法院的数字高得多,因为有多种原因促使发出警告函,立即进行诉讼只是众多理由之中的一个。 所以,当你收到这种专利侵权警告函时,不必惊慌,不要设想专利权人会马上采取法律行为,因为当你在考虑应诉要花费巨额金钱时,专利权人实际上也在考虑将要面对维权而产生的巨额费用,尤其一旦诉讼开始,专利权人将会面临其专利最终可能会被法院宣判无效进而自己要支付诉讼费用的风险。另外,专利权人发出警告函有可能是想要与你探讨在澳大利亚或其他的司法管辖地进行专利许可。你还可以将这种警告当成是一个机遇,与专利权人商讨另一种可能的商业和解。比如,你可以利用这个机会来接近专利权人,探讨在澳大利亚或其它地方经销你的产品。 在针对警告函作出重要决定之前,你需要寻找澳大利亚专利代理人或知识产权律师,为你提供一份正式的书面回应。这样做是要向专利权人表明,你不会轻易地放弃(即使最后可能要放弃),同时也为自己争取更多时间对自身的优、劣势进行评估,并采取相应对策。 当正式回应专利权人后,你接下来需要考虑:为什么会收到警告函?该专利权人在其它司法管辖地是否也在进行活动?你是否与专利权人还进行其它的商业往来?专利权人是个大企业还是小企业?在哪些国家和地区开展业务?所有这些因素都要考虑进去,以便更好地了解对方的商业背景。 无论专利权人是打算诉讼或可能进行和解,你都要对专利进行分析以判断你的产品是不是落入了对方的保护范围,以及该专利是否有效。这将会帮助确定如何运用法律程序,或如何最好地与专利权人进行谈判。要谨记,大多数的警告行为都不会导致进入法院程序,即使有,也多在法院作出裁决之前,双方已经达成和解。 那么如何通过分析对方专利来提高你的谈判地位呢?第一,分析一下你的产品是否根本没有侵犯对方专利,或者在你的产品上做一两个小改动即可避免侵权。第二,寻找现有技术,其可以用来推翻或者至少用来质疑该专利的有效性。各专利局都可以对现有技术进行很好的检索,尽管那些检索有时不能完全令人信服。 总之,当遇到侵权警告时,你完全可以很合理地决定采取什么措施,并对你的决定充满自信。在任何谈判过程中,你要尽量让专利权人一直关注其弱项,并且你也要很清楚地知道那些弱项究竟是什么。 考虑到诉讼所需的花费和时间,任何一家制造商、经销商或零售商都不希望由于侵犯专利权而被起诉,同时也会尽量避免被警告侵犯专利权。所以,如果你收到警告函,首先要想的是:这不是个大问题,没有想象中那么可怕。事实上,如果你一想到可能要介入法院而遇到重重困难,并因此感到惊慌,你的对手实际上已经赢了。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2011年11月2日,由李力博士翻译并整理)

“Promising” development for ESCO Corporation

ESCO Corporation v Ronneby Road Pty Ltd [2018] FCAFC 46   We previously reported the Federal Court decision in Ronneby Road Pty Ltd v ESCO Corporation [2016] FCA 588  (https://www.shelstonip.com/news/court-finds-claims-lack-utility-not-satisfying-composite-promise-patent-specification/) in which all claims of ESCO Corporation’s (“ESCO”) patent application AU 2011201135 for a Wear Assembly were found to lack utility on the basis that

中国企业在澳大利亚的知识产权战略(二)

帅 杰(Jack Redfern) 当中国企业试图在国外寻求专利、商标和其他知识产权保护的时候,首要思考的问题就是保护地的选择,这与进军国外市场紧密相关。但是,随着企业产品销售在全球范围内展开,在所有可能的市场上寻求保护的成本不仅会变得极为昂贵,而且还很难进行有效的经营和管理。为限定寻求的保护范围,企业必须要考虑不在所有的国家进行保护,以降低风险和节约成本。 事实上,大部分企业不可能一贯地和准确地确定在某一个国家究竟需要保护什么,更何况还要考虑将费用减到最低。因此,在确定进军某个国家之前,要先确定这个国家;同时,还要考虑到专利是否在这个国家进行许可或销售。而这些信息往往都是在专利申请确定之后才可能得到。 那么,对企业来说,如何选择在哪些特定的国家申请专利呢?笔者简单介绍一个选择方法供企业参考。由于这些步骤是针对企业任何规模的专利组合,因此要注意没有哪个方法是完全正确的,企业要根据自身不同情况进行不同处理。 首先是针对企业的某件发明专利建立一个计分系统,这个发明专利可以是某项产品的单项发明,也可以是一组发明。有很多这样的计分系统可以使用,但是笔者认为比较有利的是用与一件发明或一组发明相关的商业效果来表示。这个步骤很关键,因为它直接影响后续的步骤。其次是企业可以根据发明类别将发明也进行等级划分,形成一个矩阵。对于选择哪个国家来进行专利保护,可以用矩阵图表来表示,对即将要在某个国家进行保护的专利划分等级,并同时考虑发明类别及相应的商业价值。如发明类别可以分为“产品”、“应用”和“制造”方法,而商业价值可以计分为“金(极为重要)”、“银(重要性为高)” 和 “铜(重要性为普通)”。一个国家用一个矩阵图表示,这样一来一个国家就有九个单元,即三个记分分别与三个发明类别相组合(见表)。 假如有一件专利同时在中国、美国和澳大利亚申请,用上述方法做出来的矩阵表在各个国家是不一样的。在中国,存在竞争产品的制造、销售并应用于其他产品当中,那么所有的选择应为“是”。而在美国,竞争产品的制造量少,但是竞争产品的市场很大,那么就要对所有在美国的“产品”发明类别进行保护,但对“应用”发明类别仅限于金和银的级别。在澳大利亚,市场相对较小,竞争对手制造产品的机会更低,因此要对“产品”发明类别的保护限于金和银的级别,而对“应用”和“制造”发明类别仅限于金这一个级别。 在某一特定国家对发明进行分级,还要考虑其他的因素,如专利被侵权的可能性;实施维权的可能性;获得专利保护所需的费用;诉讼的费用。通过上述分析,也就可以理解为什么美国、日本和欧洲企业这样积极地在澳大利亚寻求专利保护的原因了:除了澳大利亚这个市场足够大和足够赚取丰厚利润而加以保护外,相对于其他司法管辖地而言,在澳大利亚寻求专利保护和实施维权费用低、速度快。 同时,上述这个方法还可以用于商标和工业设计等其他知识产权保护类型,但却有不同之处。如商标与企业的品牌紧密相连,那么商标的记分也可以用“驰名商标”、“普通商标”和“副商标”进行,而等级划分包括核心产品、附属产品和联合产品。 不仅如此,还可以将上述方法用于结合起来的知识产权组合。事实上,在一个选定的国家有一个捆绑的知识产权,不仅对竞争对手的威慑力很大,对合作者也具有极大的吸引力,还有利于对获得的保护进行成本核算。如在一个国家有一个强有力的商标资产组合,那么就有能力去维护一个不太庞大的专利资产组合,反之亦然。 即使企业的知识产权资产组合小,也有必要小心选择在本国以外的其他国家进行保护。随着资产组合的逐渐扩大,那么这种选择就会显得更加重要。幸运的是,有很多方法可以选择,以达到保护范围和成本之间的平衡。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2011年8月17日,由李力博士翻译并整理)

Government review of Defence Trade Controls Act 2012 highlights relevance to local inventors

The Australian Government has announced an independent review of the Defence Trade Controls Act 2012.  Local inventors (and indeed, patent attorneys) may think “so what?  Unless I’m looking to patent a weapon, how is this remotely relevant to me?”  Well, if your invention falls into what’s termed the “dual use” category – inventions having potential

Double Walled Difference: Pi-Design AG [2018] ADO 2

Executive Summary Evidence establishing the state of the prior art is important, as this evidence may influence the other statutory factors in assessing distinctiveness. Prior art evidence should be limited to before the priority date of a design to be fully persuasive. Side by side comparisons between a design and the prior art may assist

The art of invention: An attorney’s perspective

Dr Michael Zammit, Shelston IP Senior Associate, uses a surface coatings example to illustrate the process of developing an invention, from concept to commercialisation.   To read the full article, which appeared in the May 2018 edition of ‘Chemistry in Australia’ please click here.  

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