在澳大利亚如何应对专利纠纷?(下)

帅杰 (Jack Redfern) 在本报11月9日第5版刊登的《在澳大利亚如何应对专利纠纷?(上)》一文中,提到了第二当事人在澳大利亚面对专利侵权时的对策。本文中,笔者将尝试用中国著名的《孙子兵法》中的思想,探讨中国专利权人在澳大利亚进行专利诉讼所应采取的措施或应对策略。 在澳大利亚销售产品就相当于与竞争对手进行一场商业战。在这场战役中,要做好充分的“战斗准备”,这会涉及到运用多种商业武器,必要时还需要“打仗”来解决。其中一个重要的武器就是专利权人的一件或多件专利。而这些“战斗准备”就是与对手之间的互动,包括诉讼过程中采取的任何一种法律行动;而“打仗”即是由法院做出的任何一项最终裁决。因此,我们要牢记孙子的教导,“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”也就是说,通过兵刃交加而打的胜仗不是最明智的,也是不值得称颂的;而不需要“打仗”就能将敌人降伏才算是高明之举。 当发现某件专利有可能被侵权时,专利权人应该立即想办法获得尽可能多的涉嫌侵权当事人的信息和行动:对方究竟是一个小企业抑或是一个大型机构? 产品是否销售到其他国家?对方是一家制造商或者是制造商的经销商?涉嫌侵权方在澳大利亚是否有侵权历史?对方的商业强项和弱点是什么?这是否是一个与对方进行公开对话的时机?同时,专利权人还应该了解自身的处境。最好的办法之一是获得一份由澳大利亚专利代理人准备的专利侵权分析报告,以帮助你找到自身的弱项,并想办法克服或减少这些不足之处。例如,如果专利权人有一项正在申请的专利,那么有必要在实施维权之前先将该专利授权。有很多的途径可以尽快获得授权, 并且还有其他的选择使自身获得一个有利的地位,包括经分案而获得一件或者多件革新专利。同时,专利权人还要对自己进行维权的力度进行评估,例如权利要求是否能够涵盖竞争对手的产品,是否还存在其他的现有技术。在对涉嫌侵权人发出警告前,对权利要求进行修改会更有利。这就如同孙子所说,“知彼知己,百战不殆”。这是指在战前做足充分的“战斗”准备,同时仍旧要想到避免“打仗”。 一旦开始维权,应对方会试图将该专利进行无效。如果专利权人最终获胜,可以禁令的形式获得救济,以阻止侵权方进一步的侵权行为,同时获得先前所销售产品的赔偿。法院也会在案件结束后发出费用通知,败诉方必须支付对方专利诉讼的费用。 笔者注意到很多中国企业担心与澳大利亚法院打交道太难、太贵、太慢,比如需要大约18个月才能得到法院的判决,因而常常选择不进行专利诉讼。如果持这种观点,竞争对手会很高兴,因为他们可以不费“一枪一弹”而获胜。然而事实上他们也将面临同样的问题,并且他们并不知道你的真实想法。如果你的地位越强,越显示你要进行诉讼的决心,你的对手反而会加速寻找更多解决问题的途径。这就是孙子所说:“兵者,诡道也。”专利权人这样做的目的是要将对手卷入“战争状态”,而不是真要“打仗”。澳大利亚绝大多数的专利权人都知道,即使有很多的“战斗准备”要做,但是很少走到“打仗”以兵刃相见这一步。即使采取了法律行为,90%以上都在终审前得到和解。大多数向专利侵权人发出的警告,往往在实施法律手段之前就已经通过商业谈判终结。 澳大利亚大约90%的专利来自外国的机构,所以大多数的澳大利亚专利诉讼当事人至少一方来自国外,或者是来自国外总部驻澳大利亚的分支机构。澳大利亚联邦法院在处理案件时非常注意公正和平等地对待所有当事人。 专利诉讼和专利诉讼警告是专利权人强有力的武器,并由此可以获得很好的商业效果,包括使竞争对手从市场上撤回竞争产品;或者可以成为一种机遇,与对手建立起一种新的互惠互利的关系。但是与所有其他的武器一样,需要事先进行周密的策划,并由实施者正确地使用。这里我们牢记孙子的话:“夫兵久而国利者,未之有也。”战事旷日持久而对参战国有利的,这种现象到目前为止还没出现。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2011年12月7日,由李力博士翻译并整理)

Shelston IP Highly Recommended in IAM Patent 1000 2018

Intellectual Asset Management recently released their 2018 IAM Patent 1000 survey results. Shelston IP are proud to be listed as a Highly Recommended firm for prosecution.   We also congratulate Shelston IP attorneys Paul Harrison, Kieran Williams, Greg Whitehead, Grant Shoebridge and Chris Bevitt for being listed as standout attorney’s in their field. Keeping future enforcement priorities firmly in mind, Shelston IP

The role of IP in innovation

Innovation is generally understood as the process of bringing valuable new products (and services) to market, and has been highlighted as one of the key factors that determines the future success of an organisation.  Intellectual property (IP), and the management of the IP throughout the new product development process is a critical factor in successfully

Intellectual property – strategic use and management in the resources sector

A strong IP strategy is a vital part of any business, especially in the resources sector where innovation has historically provided key competitive advantages   Dr Michael Zammit, and Scott Philp, Shelston IP Senior Associates, provide insights into the strategic role of IP for entities operating in the resources sector. To read the full article,

Welcome to Shelston IP’s Australian Registered Designs Handbook.

The Australian registered designs system provides a fast and efficient mechanism for innovative companies to secure a monopoly for the visual appearance of commercially valuable products.  Arguably, the Australian registered designs system is somewhat underutilised by those companies who would most benefit from its features.   To assist innovative companies in gaining a better understanding

在澳大利亚如何应对专利纠纷?(上)

帅 杰(Jack Redfern) 如今,越来越多的企业开始建立知识产权资产组合,并利用这些资产组合以不同的方式来获得商业价值。其中,知识产权资产组合的一个重要使用方式是对相关资产进行维权,以阻止他人非法使用该权利。在进行任何专利侵权诉讼时都涉及至少两方当事人,第一当事人即那些专利权所有人指控第二当事人在澳大利亚的行为涉嫌专利侵权。本文中,笔者将介绍一些收到专利侵权警告函的第二当事人的应对策略。 在澳大利亚,专利维权都在联邦法院进行。联邦法院的法官熟知商业事务,包括专利侵权诉讼。以笔者的经验来看,他们维护正义以及严谨、公正地运用法律的态度是坚定不移的。实际上在澳大利亚,专利诉讼不是经常采用的一种行动。比如,每年由联邦法院对专利诉讼的判决只有20件左右,这个数字仅占诉讼总数的10%。因为往往在进行听审之前,双方当事人已经和解,而且在诉讼刚开始进行不久就和解了。但是发出专利侵权警告函的数字要比最终诉诸法院的数字高得多,因为有多种原因促使发出警告函,立即进行诉讼只是众多理由之中的一个。 所以,当你收到这种专利侵权警告函时,不必惊慌,不要设想专利权人会马上采取法律行为,因为当你在考虑应诉要花费巨额金钱时,专利权人实际上也在考虑将要面对维权而产生的巨额费用,尤其一旦诉讼开始,专利权人将会面临其专利最终可能会被法院宣判无效进而自己要支付诉讼费用的风险。另外,专利权人发出警告函有可能是想要与你探讨在澳大利亚或其他的司法管辖地进行专利许可。你还可以将这种警告当成是一个机遇,与专利权人商讨另一种可能的商业和解。比如,你可以利用这个机会来接近专利权人,探讨在澳大利亚或其它地方经销你的产品。 在针对警告函作出重要决定之前,你需要寻找澳大利亚专利代理人或知识产权律师,为你提供一份正式的书面回应。这样做是要向专利权人表明,你不会轻易地放弃(即使最后可能要放弃),同时也为自己争取更多时间对自身的优、劣势进行评估,并采取相应对策。 当正式回应专利权人后,你接下来需要考虑:为什么会收到警告函?该专利权人在其它司法管辖地是否也在进行活动?你是否与专利权人还进行其它的商业往来?专利权人是个大企业还是小企业?在哪些国家和地区开展业务?所有这些因素都要考虑进去,以便更好地了解对方的商业背景。 无论专利权人是打算诉讼或可能进行和解,你都要对专利进行分析以判断你的产品是不是落入了对方的保护范围,以及该专利是否有效。这将会帮助确定如何运用法律程序,或如何最好地与专利权人进行谈判。要谨记,大多数的警告行为都不会导致进入法院程序,即使有,也多在法院作出裁决之前,双方已经达成和解。 那么如何通过分析对方专利来提高你的谈判地位呢?第一,分析一下你的产品是否根本没有侵犯对方专利,或者在你的产品上做一两个小改动即可避免侵权。第二,寻找现有技术,其可以用来推翻或者至少用来质疑该专利的有效性。各专利局都可以对现有技术进行很好的检索,尽管那些检索有时不能完全令人信服。 总之,当遇到侵权警告时,你完全可以很合理地决定采取什么措施,并对你的决定充满自信。在任何谈判过程中,你要尽量让专利权人一直关注其弱项,并且你也要很清楚地知道那些弱项究竟是什么。 考虑到诉讼所需的花费和时间,任何一家制造商、经销商或零售商都不希望由于侵犯专利权而被起诉,同时也会尽量避免被警告侵犯专利权。所以,如果你收到警告函,首先要想的是:这不是个大问题,没有想象中那么可怕。事实上,如果你一想到可能要介入法院而遇到重重困难,并因此感到惊慌,你的对手实际上已经赢了。 (本文曾发表于《中国知识产权报》专利周刊“ 澳大利亚知识产权手册” 2011年11月2日,由李力博士翻译并整理)

Page 1 of 2312345...1020...Last »